摘要

專利法實施細則第42條1款規定，“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請。
基于對專利布局的考慮，專利申請人會在法定期限內將與母案保護范圍不同的技術方案進行分案申請，以期獲得不同角度、不同方向的專利布局。但是近年來，隨著專利審查形勢愈發嚴格，各代理機構陸續收到針對實用新型下發的審查意見通知書，更有甚者，審查員利用了發明的審查標準，結合公知常識來評價實用新型的“創造性”。隨著近年來國知局打擊非正常申請的力度日益加大，這對實用新型的分案申請提出了更高的要求，僅靠保護范圍不同而進行的分案目前已經得不到國知局的認可。

案件簡介：

2017年10月，A公司向國知局提交了一件實用新型專利申請（下稱“原申請”）。
2018年11月，A公司以原申請為基礎，向國家知識產權局提交了以原申請為基礎的分案申請（下稱“分案申請”）。
2018年12月，國知局針對原申請發出授予實用新型專利權通知書。
2019年10月，國知局以原申請不包括兩項以上的實用新型，不符合專利法實施細則第四十二條第一款的規定為由，針對上述分案申請發出分案申請視為未提出通知書。
2019年10月31日，A公司對前述分案申請視為未提出通知書不服，向國知局提出行政復議申請，其主要理由為：分案申請是在法律規定的期限內提出的分案申請；本分案申請與母案權利要求的保護范圍不同，是兩項不同的申請，符合專利法實施細則第四十二條第一款的規定；本分案申請合法，國知局發出分案申請視為未提出通知書不合法。
國知局在上述程序基礎上，于2020年1月19日作出行政復議決定，認為作出分案申請視為未提出通知書正確。

法院觀點：

根據專利法實施細則第42條1款可知，當專利申請不符合單一性要求時，申請人可以提出分案申請，即提出分案請求的前提條件是專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計。如果經審查后發現原申請符合單一性的要求，且分案申請的權利要求與原申請的原始權利要求屬于同一發明構思時，不屬于可以分案的情況。該規定初衷在于保障發明人的合法權益，方便專利權人行使權利、承擔義務，同時防止申請人將多項發明創造的內容囊括在一份專利申請中，以便專利審批過程中的分類、檢索，也便于公眾更有效地利用。
基于此，專利法實施細則中的“兩項以上發明、實用新型或者外觀設計”指的是兩項或兩項以上彼此獨立、不同的發明創造，并不表示申請人可隨意將原申請權利要求的技術特征簡單修改或組合后，另行作為分案申請提出。
本案中，原申請與分案申請的說明書均相同，原申請與分案申請的實用新型內容、實施例、說明書附圖，均公開了一項實用新型。原申請權利要求與分案申請權利要求存在的差異主要為前述特定結構的不同表述，該差異較小，不足以構成兩項或兩項以上彼此獨立、不同的發明創造，即原申請并未包括兩項以上實用新型，因此不符合分案條件，國知局據此作出分案申請視為未提出通知及被訴決定于法有據。

案例分析：

我國專利法實行專利申請主題單一性原則，該原則是指一件發明創造專利申請應當限于一項發明創造。實行專利申請主題單一性原則主要有兩個目的：一是為了防止專利申請人只支付一件發明創造專利的費用而獲得幾項不同發明創造的保護；二是為了便于專利申請的分類、檢索和審查，同時也便于專利權授予后，專利權的轉讓和專利實施許可合同的簽訂等。
而在一件發明創造專利申請包括至少兩項發明創造時，專利法實施細則第42條1款也提供了相應的救濟手段；可以看出，專利法實施細則第42條1款的立法宗旨主要在于保護因原申請存在單一性缺陷而不能在原申請中得到保護的技術方案，避免申請人的利益損失。
對于該案中原申請權利要求與分案申請權利要求存在的差異主要為特定結構的不同表述的情況下，申請人的利益完全可以在原申請中得到保護，不需要通過分案申請的方式再次要求保護；而且，這類分案申請也存在重復授權的可能，所以，審查員多根據《專利法實施細則》第42條1款作出分案視為未提出的審查決定，有效節約審查資源，并非于法無據。
因此，按照當今審查動向，無論是申請人還是專利代理師，都應當意識到并非所有沒有超出原申請公開范圍的分案申請都能被國知局接受，更不能任意將保護范圍不同的方案作為新申請提出分案請求，只有確實一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型的，也就是含有具有不同發明構思的多種方案時，后續的分案申請才有可能被接受；對于一件專利申請中僅具有一個發明構思的技術方案時，后續的分案申請有可能被駁回。
這樣，不僅在提出分案申請時，需要對原申請進行有效分析，盡量避免做無用功。而且更重要的一點在于，在案件前期撰寫過程中，就需要將保護范圍撰寫的比較合理，避免出現在收到授權通知書后，才發現權利要求的保護范圍過小的情況。針對原申請中存在的其它創新點，可以在撰寫階段將該創新點作為另一套獨權進行布局，后續可以基于審查員下發的單一性審查意見再決定是否需要分案處理。采用該方案需要提前對原申請進行布局，也需要提前和IPR溝通好分案的可能性及必要性，避免由于單一性的審查意見影響原申請的授權期限。

最后，用一句話總結就是：分案申請不是補救的萬靈藥，前期寫好保護范圍最重要！